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04/03/2011 Nom patronymique titre de marque, par Maître Xavière CAPORAL, Avocat à Paris
On peut vous empêcher d’utiliser votre nom patronymique à titre de marque.
Si le prénom et le nom d’une personne lui permettent de s’identifier en tant qu’individu, ils sont aussi souvent utilisés pour se faire connaître dans la vie des affaires. Et il est vrai qu’on ne compte plus les marques, enseignes, noms commerciaux et dénominations sociales qui sont ainsi composés de patronymes plus ou moins célèbres.
Toutefois, le fait d’être titulaire d’un nom patronymique n’implique pas forcement le droit de le déposer à titre de marque ni de l’utiliser dans un contexte professionnel. Pire encore, une interdiction pourra être demandée par un tiers bénéficiant d’une antériorité alors même qu’il ne porte pas ce patronyme !
Ø L’encadrement légal du dépôt d’une marque patronimyque
Le Code de la Propriété Intellectuelle autorise aussi bien le dépôt, à titre de marque, de son propre nom que de celui d’autrui. La seule condition exigée par les textes concerne la disponibilité de cette marque. En effet, les marques d’usage ne sont pas reconnues en France et un dépôt est obligatoire pour faire valoir une antériorité.
Pour que ce dépôt soit valable, il ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs d’autrui qui concernent selon l’art. L. 711-4 du CPI[1] : les marques antérieures ou notoirement connues, une dénomination, raison sociale, nom commercial ou une enseigne lorsqu’il existe un risque de confusion, une appellation d’origine protégée, des droits d’auteurs ou résultant d’un dessin ou modèle, le nom à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale et notamment le droit à la personnalité d’un tiers.
Cela signifie que le dépôt ne peut porter ni sur un patronyme qui désigne déjà une marque dans le même domaine d’activité, ni sur une marque célèbre. A titre d’exemple, un homonyme de Christian Dior ne pourra pas déposer son nom patronymique, y compris s’il s’agit de désigner des outils de jardinage.
Le dépôt ne devra pas davantage porter sur un nom commercial, une enseigne ou une dénomination sociale qu’utiliserait une société dans un même domaine d’activité et qui risquerait de créer une confusion dans l’esprit du public.
Dans cette dernière hypothèse -où le dépôt se heurterait au droit à la personnalité d’un tiers-, deux conditions cumulatives sont requises : l’existence d’un risque de confusion et celle d’un préjudice.
Dès lors, seules les personnes disposant d’un patronyme célèbre sont fondées à invoquer un préjudice du fait du dépôt de leur nom à titre de marque par un tiers (ce préjudice reposant sur le fait que le public associe faussement cette marque à leur patronyme). C’est ainsi que les marques « Coubertin » et « Noailles » ont été annulées.
Afin d’éviter une procédure d’annulation et une condamnation à des dommages et intérêts, il est opportun de faire procéder, en amont, avant le dépôt du nom à titre de marque, à une recherche d’antériorité par des professionnels (avocats spécialisés ou conseils en Propriété Industrielle). Ceux-ci pourront évaluer les risques de confusion avec les droits antérieurs existant, conseiller et établir une stratégie avec le déposant.
En revanche, passé un délai de tolérance de 5 ans les titulaires d’un nom patronymique antérieur (qu’il soit déposé à titre de marque ou bien désigne une enseigne, une dénomination sociale ou un nom commercial) ne peuvent plus agir à l’encontre du déposant, si tant est qu’on puisse établir qu’ils avaient connaissance de cet usage. Dès lors, pour sauvegarder le monopole sur son antériorité, il est conseillé d’utiliser un système de veilles juridiques, afin d’être alerté, lorsqu’un nouveau dépôt est susceptible de lui porter atteinte.
Ø La cession de son nom à titre de marque
Si le nom ne peut pas faire l’objet de conventions dans la vie civile, puisqu’il sert à identifier une personne physique, la situation est différente dans le monde des affaires où il peut être cédé à un tiers ou à une société.
En effet, il est courant que des acteurs, chanteurs, ou sportifs prêtent leur nom à des parfums, vêtements… contre rémunération. Il en va souvent de même pour les créateurs employés d’une société qui exploite leur patronyme.
Cependant, une fois leur autorisation donnée et la marque déposée par une société, ils ne peuvent plus faire machine arrière et récupérer leur nom à titre de marque. Cela même s’ils sont évincés de la société qui les employait. (Ce raisonnement prévaut aussi pour les personnes moins connues et qui ont cédé leur nom patronymique à titre gratuit.)
C’est ce qui est arrivée à Inès de la Fressange qui, licenciée par la société à qui elle avait cédé sa marque patronymique, a cherché à faire annuler cette marque sur le fondement de la déceptivité en invoquant la tromperie du consommateur final qui croit acheter un vêtement de la créatrice. La Cour d’Appel de Paris, dans une décision audacieuse (CA Paris, 14 décembre 2004), lui a donné raison[2]. Mais, cet arrêt a été censuré par la Cour de Cassation sur le fondement de la vente, la créatrice manquant à son obligation de garantir l’acquéreur contre tout trouble dans la jouissance des droits cédés.
A sont tour, la Cour de Justice des Communauté Européenne a désavoué la jurisprudence Ines de la Fressange de la Cour D’appel de Paris. En l’espèce, il s’agissait d’une décision concernant la célèbre styliste anglaise Elisabeth Emmanuel, elle aussi licenciée de la société bénéficiaire de sa marque patronymique. La juridiction communautaire a considéré que le départ de la créatrice titulaire du nom patronymique ne rendait pas pour autant la marque portant son nom déceptive alors qu’elle disposait d’autres moyens de droits pour se défendre d’un éventuel risque de confusion s’il était entretenu par le titulaire de l’enregistrement.
Il est donc fondamental que la personne titulaire du nom patronymique puisse en garder le contrôle, soit en restant titulaire du dépôt, soit en stipulant des accords réglementant la cession et organisant son éventuel départ de la société qui l’emploie.
Xavière Caporal
Avocat à la Cour
Cabinet CAPORAL
7, rue Saint lazare
75009 Paris
Tel: 01 47 66 31 16
Mail: xc@cabinet-caporal.com